Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: namensrechtliche Ansprüche) und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: markenrechtliche Ansprüche) geltend gemacht, können die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung zugunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestsetzung beantragt.
Dabei bedurfte die Frage, ob die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG mit dem Verfassungsund dem Unionsrecht vereinbar ist, keiner Entscheidung. Die Vorschrift gelangte im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren nicht zur Anwendung:
Nach § 140 Abs. 3 MarkenG[1] sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Diese Vorschrift ist gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG auf Verfahren vor den Unionsmarkengerichten entsprechend anzuwenden. Patentanwaltskosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen[2].
Das Oberlandesgericht München[3] ist in der Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass die in der Hauptsache vom Kläger geltend gemachten namensrechtlichen Ansprüche keine Kennzeichenstreitsachen darstellen[4]. Auf Namensrechtsstreitigkeiten ist die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG deshalb nicht anwendbar.
Bei den vom Kläger im hier entschiedenen Streitfall hilfsweise geltend gemachten, auf die Verletzung einer Unionsmarke gestützten Ansprüchen handelt es sich allerdings um Kennzeichenstreitsachen. Die dem Kläger im Streitfall entstandenen Patentanwaltskosten sind jedoch nicht nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig:
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist hinsichtlich der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat[5]. Es kann im Streitfall offenbleiben, ob an dieser Rechtsprechung festgehalten werden kann.
Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten nach diesen Maßstäben setzt voraus, dass über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche, für die die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt, entschieden worden und eine darauf bezogene Kostengrundentscheidung zugunsten des Klägers ergangen ist. Daran fehlte es im hier entschiedenen Streitfall.
Das Kostenfestsetzungsverfahren setzt gemäß § 103 Abs. 1 ZPO eine Kostengrundentscheidung voraus, auf deren Grundlage die Höhe der zu erstattenden Kosten festgesetzt wird. Die Kostengrundentscheidung rechtfertigt eine Kostenfestsetzung zugunsten des Kostengläubigers nur, soweit ihre formale Reichweite die anwaltliche Tätigkeit erfasst, deren Kosten der Kostengläubiger zur Festsetzung angemeldet hat. So scheidet die Festsetzung von Kosten aus, die von der Kostenentscheidung zeitlich nicht erfasst werden. Deshalb können außergerichtliche Kosten nicht festgesetzt werden, wenn sie nach der die Kostengrundentscheidung enthaltenden gerichtlichen Entscheidung entstanden sind[6]. Die Kostengrundentscheidung rechtfertigt eine Kostenfestsetzung auch dann nicht, wenn sie die zur Festsetzung angemeldeten Gebühren inhaltlich nicht erfasst[7]. So liegt der Fall hier.
Im Streitfall konnte die Kostengrundentscheidung nicht bereits deshalb Grundlage für die beantragte Kostenfestsetzung sein, weil die hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche Gegenstand der Klage waren. Dieser Umstand ist für die Frage unerheblich, ob die Patentanwaltskosten festsetzungsfähig sind. Es ist dafür auch nicht von Bedeutung, dass beide Parteien Veranlassung hatten, zu den hilfsweise geltend gemachten Ansprüchen vorzutragen. Maßgeblich ist allein, dass die Kostengrundentscheidung nur diejenigen Ansprüche erfasst, über die eine gerichtliche Entscheidung ergangen ist. Wird über hilfsweise geltend gemachte Ansprüche nicht entschieden, werden sie von der Kostengrundentscheidung nicht erfasst.
Im Falle einer Klagehäufung von nichtkennzeichenrechtlichen und kennzeichenrechtlichen Streitgegenständen können Patentanwaltsgebühren nur aus dem Teilstreitwert erstattet werden, der auf die Kennzeichenstreitsache entfällt[8]. Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten setzt außerdem voraus, dass hinsichtlich der kennzeichenrechtlichen Ansprüche zugunsten desjenigen entschieden wird, der die Kostenerstattung beansprucht, und dieser Umstand in die Kostenentscheidung einfließt[9].
Danach kann im Fall einer eventuellen Klagehäufung § 140 Abs. 3 MarkenG nur zur Anwendung gelangen, wenn über die hilfsweise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Ansprüche entschieden wird. Nur in diesem Fall werden die kennzeichenrechtlichen Ansprüche gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG bei der Streitwertfestsetzung und der Kostenentscheidung berücksichtigt.
Allerdings wird die Ansicht vertreten, dass Patentanwaltskosten auch dann nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig sind, wenn die Klage auf nichtkennzeichenrechtlicher Grundlage Erfolg hat und über einen hilfsweise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Anspruch nicht entschieden wird[10] oder wenn ein Anspruch nur auf nichtkennzeichenrechtlicher (wettbewerbsrechtlicher), nicht dagegen auf kennzeichenrechtlicher (markenrechtlicher) Grundlage besteht[11]. Dieser Ansicht kann nicht zugestimmt werden. Ein solches Ergebnis liefe dem Grundsatz zuwider, dass zur Kostenerstattung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur verpflichtet ist, wer mit seiner Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung keinen Erfolg gehabt hat. Eine Erstattung von Patentanwaltskosten nach § 140 Abs. 3 MarkenG kann danach nur beanspruchen, wer bezogen auf kennzeichenrechtliche Ansprüche im Rechtsstreit obsiegt hat.
Das Landgericht hat im vorliegenden Fall der Klage auf namensrechtlicher Grundlage stattgegeben und über die hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht entschieden. Deshalb war der Streitwert der kennzeichenrechtlichen Ansprüche nicht nach § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG mit dem Hauptanspruch zusammenzurechnen. Damit waren allein die namensrechtlichen und nicht die kennzeichenrechtlichen Ansprüche streitwertbestimmend und maßgeblich für die Kostenentscheidung. Danach fehlt es für eine Festsetzung von Patentanwaltskosten gegen den Beklagten an der erforderlichen, auf eine Kennzeichenrechtssache bezogenen Kostengrundentscheidung.
Dass die Kosten der Mitwirkung des Patentanwalts neben seinem Prozessbevollmächtigten unabhängig von § 140 Abs. 3 MarkenG für die Rechtsverfolgung hinsichtlich der namensrechtlichen Ansprüchen notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO waren, hat der Kläger nicht geltend gemacht.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 9. Mai 2019 – I ZB 83/18
- seit 14.01.2019: § 140 Abs. 4 MarkenG[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 19.04.2007 – I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 16 f. = WRP 2007, 1205 Consulente in marchi[↩]
- OLG München, Beschluss vom 08.10.2018 6 W 339/18[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 09.06.2006 – I ZR 231/01, GRUR 2006, 158 Rn. 15 = WRP 2006, 90 segnitz.de; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 5; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 15; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 10[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 03.04.2003 – I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 13 und 17] = WRP 2003, 755 Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21.11.2011 – I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn.20 Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10.05.2012 – I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 11 Kosten des Patentanwalts IV[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 07.02.2017 – VI ZB 43/16, ZfSch 2017, 344, 346 Rn. 10[↩]
- vgl. BGH, ZfSch 2017, 344, 345 f. Rn. 8[↩]
- vgl. OLG Stuttgart, GRUR-RR 2009, 79, 80 15 f.]; Ingerl/Rohnke aaO § 140 Rn. 60; Ekey in Ekey/Bender/FuchsWissemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 140 MarkenG Rn. 27; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 140 Rn. 69[↩]
- Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 140 Rn. 69[↩]
- OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 736 f. 11]; zu § 52 Abs. 4 DesignG: OLG Frankfurt, GRUR-RR 2013, 184 3][↩]
- OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 737 12 und Rn.19][↩]
